This article was initially published in English and has been translated into Japanese. Due to nuances in translating into a foreign language, slight differences may exist. The original document in English is available here.

米国最高裁判所は、2017年5月22日に決定したTC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brand LLC事件において、特許侵害を提訴する際の適切な裁判地を明確にした。具体的には、今回の最高裁判所の決定により、訴訟提起の裁判地を決める被告の「居住地」は、被告が法人設立された州に限定されたことになる。

特許裁判地法28 USC 1400(b)は、「特許侵害に対する如何なる民事訴訟は、被告が居住する司法管轄区又は被告が侵害行為を行ったとされる被告の通常かつ確立された事業場所において提訴できる」、としている。連邦巡回裁判所を含む多くの裁判所は、28 USC 1400(b)の前半部分に記載される「居住する」の定義には、一般裁判地法28 U.S.C. 1391条にある「住居」の広義的な解釈が含まれていると今まで結論を下していた。同1391条は、「法人は、その設立場所又は事業ライセンス取得場所若しくは事業を行っている場所のいずれの司法管轄区においても特許侵害を提訴され得るとし、また、その司法管轄区は裁判地を決める目的において法人の居住地とみなされる」とする。つまり、事実上、以前の判例法の下では被告が裁判所の人的管轄権の対象となっているどの司法管轄区においても特許侵害を提訴される可能性があった。

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brand LLC事件において、最高裁判所はこの広義な解釈を却下し、Section 1400における「居住」の定義を法人が設立された州に限定した。この決定は、連邦巡回裁判所のVE Holdingにおける25年前の決定を覆すが、最高裁判所のFourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.事件、353 U. S. 222 (1957) における過去の(明確な)判決と一致する。TC Heartland事件の結果、原告としては、被告が法人設立した州、または侵害行為を行ったとされる被告の通常かつ確立された事業場所のいずれかを裁判地として選択することに限定された。

居住の定義を限定することによって、TC Heartland事件の決定は、28 USC 1400(b)の後半部分に記載される「被告による侵害行為があり、被告の通常かつ確立された事業所」がある場所を適切な裁判地とする重要性を一新する。ある地区に通常かつ確立された事業所の有無を判断するには、連邦巡回控訴裁判所の re Cordis Corp.の判例を検討する必要がある。この re Cordis Corp., 769 F.2d 733, 737 (Fed. Cir. 1985) において、本題となるのは「法人である被告が恒久的かつ継続的な駐留を通してその地区で事業を行っているかどうかであり、事務所や店舗のような固定された物理的存在の有無ではない」とした。企業がある地区に事業拠点を有するか否かを判断する際の基準とされる要因には、地区内の物理的スペースに対する企業の支配力、地区内での存在の恒久性、地区内で企業を取りまとめる従業員の権限、及び地区内で企業を代理して働く従業員の排他性、などが挙げられる。(Id. at 735.)

今後、特許訴訟の大半を占める地区は、州内において法人設立した特許侵害被告の数が最も多い地区(例えば、デラウェア州)、州内において主要な事業所(例えば、本部)を有する法人数が最も多い地区、及び州内において物理的設備を有する企業が最も多い地区(例えば、製造施設)となるであろう。従って、技術系企業が集中している州では、特許訴訟が増加する、または少なくとも常に一定数を維持することが見込まれる。

最後に、裁判所は、今回の決定が外国企業にはどのような影響を与えるかに対する答えは出しておらず、外国企業を含む事件については裁判地に関する議論の余地を残しているようである。これを考慮すると、外国企業を被告とする訴訟については、原告の戦略的に有利とされる裁判地は依然と人気を保ち、少なくとも短期間において状況は変化しないであろう。



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