Incidences des modifications à la Loi sur les marques de commerce sur les propriétaires de marques de produits pharmaceutiques

Les modifications à la Loi sur les marques de commerce canadienne qui entrent en vigueur le 17 juin 2019 présentent un certain nombre d’avantages pour le secteur des produits pharmaceutiques, mais soulèvent également des questions importantes qui doivent être examinées.

Les changements législatifs à venir comportent quatre enjeux et occasions uniques pour les propriétaires de marques de produits pharmaceutiques :

L’Accès aux avantages d’un régime international d’enregistrement de marques de commerce

L’adoption du Protocole de Madrid par le Canada permettra aux propriétaires de marques de profiter des avantages d’un régime international d’enregistrement. Le requérant peut demander la protection d’une marque de commerce dans plusieurs pays au moyen d’un formulaire de demande unique déposé auprès d’un seul organisme moyennant des frais payables en une seule monnaie. Ce processus centralisé permettra de réduire les frais de dépôt, d’alléger le fardeau administratif et d’améliorer les services électroniques.

Les autorisations de marques de commerce comporteront plus de difficultés

Le requérant ne sera plus tenu de déclarer qu’il a employé ses marques de commerce à l’égard des biens et services qu’il a indiqués. Cependant, l’« emploi » demeure une exigence pour l’application des droits. Les recherches aux fins d’autorisation de marques de commerce, qui aident à évaluer les risques associés au choix d’une marque, peuvent devenir plus complexes, coûteuses et incertaines, puisque le registre comprendra un très grand nombre de marques de commerce à l’égard de biens et de services inutilisés. La réalisation d’enquêtes indépendantes peut devenir nécessaire.

L’exigence d’« emploi » et approbation d’un médicament par Santé Canada 

Le processus d’approbation par Santé Canada peut exiger beaucoup de temps sans que le produit soit commercialisé – et, par conséquent, sans emploi du nom du médicament – en attendant l’approbation. La levée de l’exigence d’emploi d’une marque de commerce avant l’enregistrement permettra au propriétaire d’obtenir les marques de commerce déposées avant la fin du processus d’approbation du médicament, éliminant ainsi l’obligation de déposer (ou de demander une prolongation de délai pour déposer) les attestations d’emploi.

L’« emploi » demeurera un facteur important, puisqu’un enregistrement pourra faire l’objet d’une procédure de radiation pour non-emploi à compter de trois ans suivant la date d’enregistrement. Si la marque n’est pas employée et que le propriétaire ne peut démontrer l’existence de « circonstances spéciales » qui le justifie, l’enregistrement sera radié. Cependant, il est possible que le non-emploi découlant de l’attente de l’approbation de Santé Canada soit considéré comme une « circonstance particulière » permettant de justifier le maintien de l’enregistrement malgré l’absence d’emploi de la marque au Canada.

Marques non traditionnelles et examen du caractère distinctif inhérent

À l’avenir, les examinateurs évalueront le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce dans le cadre de l’examen de la demande, ce qui peut créer des problèmes pour les sociétés pharmaceutiques qui veulent protéger la taille, la forme ou la couleur d’un produit pharmaceutique ou d’autres présentations. Le requérant devra peut-être déposer un affidavit et/ou des résultats d’enquête établissant la notoriété et le caractère distinctif de sa marque de commerce dans l’ensemble du Canada. Si le caractère distinctif est démontré seulement dans certaines parties du Canada, l’enregistrement sera limité aux régions géographiques dans lesquelles ce caractère distinctif est réellement établi. Étant donné qu’aucune exigence générale n’impose actuellement la démonstration du caractère distinctif dans le cadre d’une poursuite, les propriétaires de marques de produits pharmaceutiques pourraient envisager de déposer une demande de marque de commerce avant le 17 juin 2019, pendant que le régime de marques de commerce plus souple est encore en vigueur.

Conclusion 

Nous recommandons de tenir compte de ces incidences législatives et d’ajuster en conséquence les stratégies de protection des marques de commerce des sociétés pharmaceutiques clientes.

Plus particulièrement :

• informer les clients au sujet des avantages du régime international d’enregistrement centralisé, qui permettra de protéger les marques de commerce en territoires étrangers et de réaliser des économies;
• examiner comment maîtriser les difficultés, les coûts et l’incertitude associés aux autorisations des marques de commerce; et
• comprendre le fardeau que les clients auront à supporter lorsqu’il devront déposer un affidavit et/ou des résultats d’enquête établissant la notoriété et le caractère distinctif de leurs marques dans l’ensemble du Canada afin d’en obtenir la protection de la couleur, de la forme et de la taille.
• Nous surveillerons l’évolution de la situation et ferons état de tous les changements lorsque les modifications entreront en vigueur.