COVID-19: Patentlizenzen bei drohender Insolvenz nach deutschem Recht

Einführung

Die Corona-Krise stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Zwar werden von den Regierungen umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft verabschiedet, jedoch werden diese nicht in jedem Fall zum gewünschten Erfolg führen. Einige Unternehmen, die infolge der Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, werden früher oder später ein Insolvenzverfahren nicht vermeiden können. Diese Insolvenzen werden auch spürbare Auswirkungen auf Unternehmen haben, welche die Krise scheinbar überstanden haben. Der Bereich der Lizenzierung von Patenten kann ein besonderes Risiko für diese Unternehmen darstellen.

Die Lizenzierung von Patenten stellt für den Lizenznehmer regelmäßig die rechtliche Grundlage für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb seiner Produkte dar. Für den Lizenzgeber hingegen bedeutet die Erteilung von Lizenzen eine lukrative Verwertung seiner Schutzrechte. Sofern jedoch eine der Parteien des Lizenzvertrags in die Insolvenz gerät, stellt dies die jeweils andere Partei vor wirtschaftliche und insbesondere rechtliche Herausforderungen.

Schicksal des Lizenzvertrags in der Insolvenz

Das deutsche Insolvenzrecht beinhaltet aktuell keine speziellen Regelungen zur Behandlung von Lizenzverträgen im Falle der Insolvenz einer Partei. Zwar gibt es seit längerem Bestrebungen zur Einführung entsprechender Regelungen, jedoch sind diese bisher nicht über einen Referentenentwurf hinausgekommen.

Bei Lizenzverträgen handelt es sich regelmäßig um Dauerschuldverhältnisse, da Vertragsgegenstand üblicherweise die Verpflichtung zur Erbringung von wiederkehrenden Leistungen ist. Daher fallen Lizenzverträge grundsätzlich unter die Regelung des § 103 InsO, der gegenseitige, zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung von beiden Parteien nicht vollständig erfüllte Verträge erfasst. § 103 InsO räumt dem Insolvenzverwalter das Recht ein, zwischen Erfüllung (d.h. Fortsetzung) und Nichterfüllung (d.h. Beendigung) des Lizenzvertrags zu wählen. Dieses Wahlrecht des Insolvenzverwalters führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf Seiten der anderen Vertragspartei, da neben die vereinbarten Rechte zur Beendigung des Lizenzvertrags nun ein gesetzliches Kündigungsrecht tritt, das auf den Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung zurückwirkt.

Insolvenz des Lizenzgebers

Im Falle einer Insolvenz des Lizenzgebers und der anschließenden Beendigung des Lizenzvertrags durch den Insolvenzverwalter verliert der Lizenznehmer das Recht zur Benutzung des Patents. Die Produkte des Lizenznehmers fallen jedoch weiterhin in den Schutzbereich des Patents. Sofern der Lizenznehmer seine Produktion aufrechterhält und die entsprechende Ware weiter vertreibt, fehlt es an der erforderlichen rechtlichen Befugnis. Problematisch wäre zudem, wenn der Insolvenzverwalter das betroffene Patent nach Kündigung des Lizenzvertrags veräußert oder eine ausschließliche Lizenz erteilt, beispielsweise an einen Wettbewerber des ursprünglichen Lizenznehmers. Der Wettbewerber könnte daraufhin den ursprünglichen Lizenznehmer, sofern dieser seine Produktion oder den Vertrieb fortsetzt, auf Unterlassung sowie Schadensersatz in Anspruch nehmen. Zwar stünden dem ursprünglichen Lizenznehmer infolge der Beendigung des Lizenzvertrags etwaige Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gegen die Insolvenzmasse zu. Jedoch haben diese lediglich den Rang von Insolvenzforderungen und müssten zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Im Ergebnis erhält der Lizenznehmer dann lediglich eine quotale Befriedigung auf seine Schadensersatzansprüche.

Was ist zu tun?

Im besten Fall sollte bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages das Insolvenzrisiko durch vorausschauende Vertragsgestaltung ausreichend abgesichert werden. Bestehende Lizenzverträge sollten frühzeitig auf die Absicherung eines Insolvenzrisikos des Vertragspartners hin geprüft werden. Können kritische Lizenzverträge identifiziert werden, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um auf diese Situation zu reagieren. Nachträgliche Änderungen eines bestehenden Lizenzvertrages bedürfen jedoch vor dem Hintergrund etwaiger Insolvenzanfechtungstatbestände besonderer Vorsicht. Die Insolvenzanfechtung ermöglicht es dem Insolvenzverwalter, die Folgen gläubigerbenachteiligender Rechsthandlungen unter bestimmten Voraussetzungen rückgängig zu machen.

Maßnahmen zur Absicherung des Lizenverhältnisses

Zur Absicherung einer möglichen Insolvenz des Lizenzgebers können verschiedene Maßnahmen getroffen werden.

Handelt es sich um zentrale und besonders bedeutsame Patente, kann der Erwerb des Schutzrechts in Erwägung gezogen werden. Bei einem Erwerb sollte zur Reduzierung von Insolvenzanfechtungsrisiken sichergestellt werden, dass die Voraussetzungen eines sog. Bargeschäfts erfüllt sind, was voraussetzt, dass für das Schutzrecht eine unmittelbare gleichwertige Gegenleistung erbracht (d.h. in einem engen zeitlichen Zusammenhang ein marktgerechter Preis gezahlt) wird. Eine sinnvolle Alternative könnte auch die Erweiterung der erteilten Lizenz in eine ausschließliche Lizenz darstellen. Daneben kann auch die Erteilung einer Unterlizenz an eine zum eigenen Konzern gehörende Gesellschaft eine Lösung darstellen. Um einer insolvenzbedingten Unsicherheit vorzubeugen, könnte weiterhin die Abgeltung der ausstehenden Lizenzgebühren durch eine Einmalzahlung vereinbart werden.

Sofern der (einfache) Lizenzvertrag im Kern unverändert bleiben soll, könnten zusätzliche Sicherungsrechte vereinbart werden. Dabei ist jedoch die Regelung des § 119 InsO zu beachten, wonach vertragliche Abreden, die das gesetzliche Insolvenzverwalterwahlrecht ausschließen oder beschränken, unwirksam sind.

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelungen haben sich in der Praxis zwei Arten möglicher Sicherheiten etabliert. Zum einen kann ein Anwartschaftsrecht vereinbart werden, das im Insolvenzfall den Lizenznehmer zum Erwerb des Patents berechtigt. Zum anderen kommt auch die Bestellung eines Nießbrauchs an dem Patent in der Praxis zur Anwendung.

Insolvenz des Lizenznehmers

Die Insolvenz des Lizenznehmers führt in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle zu finanziellen Einbußen des Lizenzgebers. Dies gilt umso mehr, wenn der Lizenznehmer einer ausschließlichen Lizenz in die Insolvenz geht. Auch in den Fällen der Insolvenz des Lizenznehmers findet § 103 InsO Anwendung und dem Insolvenzverwalter steht das oben genannte Wahlrecht zu. Dieses könnte einer anderweitigen Verwertung des Patents durch den Lizenzgeber im Wege stehen.

Sofern der Insolvenzverwalter die Erfüllung (d.h. Fortführung) des Lizenzvertrages wählt, sind etwaige ausstehende, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstandene, Lizenzgebühren als Insolvenzforderungen zur Tabelle anzumelden. Lizenzgebühren, die erst ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen, sind hingegen Masseverbindlichkeiten und werden vorrangig aus der Insolvenzmasse bedient. Es besteht jedoch weiterhin ein Ausfallrisiko (im Falle einer Masseunzulänglichkeit) und das andauernde Lizenzverhältnis kann dabei einer unmittelbaren anderweitigen Verwertung im Weg stehen.

Kündigt der Insolvenzverwalter den Lizenzvertrag, sind die ausstehenden Lizenzgebühren sowie etwaige Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung als Insolvenzforderungen zur Tabelle anzumelden.

Um einer mit der Insolvenz des Lizenznehmers einhergehenden Unsicherheit und einem etwaigen Zahlungsausfall vorzubeugen, können spezielle Kündigungsrechte vereinbart werden. Doch auch hierbei ist § 119 InsO zu beachten, der eine Vereinbarung spezieller, auf den Insolvenzfall bezogener Kündigungsrechte für unwirksam erklärt. Darüber hinaus sieht § 112 InsO vor, dass eine Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen aufgrund eines vor Insolvenzbeantragung eingetretenen Zahlungsverzugs sowie aufgrund einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse unwirksam ist. Infolge der Ähnlichkeit von lizenzvertraglichen Klauseln mit mietvertraglichen Elementen finden die Beschränkungen des § 112 InsO entsprechende Anwendung auf Lizenzverträge. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen ist die vertragliche Gestaltungsfreiheit stark eingeschränkt. Anzudenken wären Kündigungsrechte, die sich auf Umstände beziehen, die regelmäßig nur indirekt mit einer Insolvenz einhergehen (bspw. Unterschreitung bestimmter Mindestumsätze oder Stückzahlen). Allerdings sind solche Vereinbarungen auf den jeweiligen Einzelfall anzupassen.

Takeaways

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation und der rechtlichen Probleme, die in Bezug auf Lizenzverträge im Falle einer Insolvenz auftreten können, sollten Unternehmen im Vorfeld ihr Lizenzportfolio auf das Risiko einer möglichen Insolvenz ihrer Lizenzpartner prüfen. Dies sollte mit Blick auf lizenzierte Schlüsseltechnologien erfolgen, um im Falle der Insolvenz eines Lizenzpartners insbesondere folgende Risiken zu vermeiden:

• Eine Kündigung des Lizenzvertrags durch den Insolvenzverwalter des Lizenzgebers, die für den Lizenznehmer regelmäßig den Stopp seiner Produktion sowie die Einstellung des Vertriebs betroffener Produkte zur Folge haben wird.
• Erhebliche finanzielle Einbußen als Lizenzgeber durch den Ausfall der Zahlungen der Lizenzgebühren infolge einer insolvenzbedingten Beendigung des Lizenzvertrags.

Conclusion

In view of the potential impact of German insolvency law, the parties of non-exclusive license agreements are encouraged to review the terms of their licenses. Particularly in the unprecedented, uncertain times of the COVID-19 pandemic, it would be advisable to explore what can be done to mitigate any potential insolvency risks, even if imminent issues may not yet be apparent. There are legal means which may help to reduce risks associated with an insolvency of a party to the license agreement; however, it is important that the parties take such measures before the threat of insolvency arises.